商标侵权审理思路整理，关键在这三步

　　文/张佳璐

　　上海普陀法院知识产权审判庭副庭长

　　审理商标侵权案件的常规逻辑步骤：

　　●第一步：审查权利基础

　　●第二步：判定侵权成立与否

　　●第三步：确定法律责任

　　法官在诉请主张及主要抗辩意见固定阶段，可首先粗线条地划定案件争议焦点，即被告的抗辩是针对权利基础的抗辩，还是就不构成侵权的抗辩，亦或是认为其无需承担法律责任的抗辩。

　　一

　　审查权利基础

　　——即请求保护的商标状态及主体适格性问题

　　请求保护的商标状态

　　基础事实

　　这类事实比较客观，一般均有权利证书记载、程序过程留痕等直接证据佐证，举证相对容易，采信也容易，具体包括商标标识形态、核定使用的商品或服务类别、申请日、核准注册日、有效期、权利前后流转情况、商标许可使用关系等。

　　当然，我所称的容易，仅针对事实固定的难度而言，但其可能引发的法律适用问题，其实一点“不容易”。因此，审查这类事实时，需结合具体个案案情，重点关注以下内容：

　　比如：商标标识的形态，对于“指定颜色”“放弃专用权”部分等要有敏感度。有些商标中会列出标识位置的形态描述，亦需予以关注，如ADIDAS的“三条斜杠”商标，图示描述指向“鞋帮侧面”特定位置。又如：核定使用的商品或服务类别，对于商标申请时依照尼斯分类选择的商品或服务类别与实际使用的商品或服务名称有差异的，需重点关注。再如：申请日，在被告抗辩在先使用、在先权利时就是很重要的时间节点。又如：商标授权许可期限，如侵权行为发生在授权许可期内，维权诉讼发生在授权许可期届满后，将影响被许可人是否享有要求停止侵权这一诉请主张的权利基础。另如，集体商标，需关注使用管理规则、会员公司名单以及非成员对集体商标的使用规则等。

　　在权利基础固定阶段，需有意识地引导当事人对基础事实加以明确，为争议焦点的事实查明、边界问题的厘清奠定基础。

　　“变量”事实

　　笔者将其称之为“变量”事实，是因为相较基础事实而言，这类事实可能都藏在当事人的肚子里。所谓的“藏”，可能有几种情况：有事实有证据但没有意识提供，有事实没有证据无法提供，没有相应事实。法官可以释明引导，但最终能不能挖掘出来，是当事人的举证权利，同时也是义务，由此自行承担举证责任及举证不能的相应后果。

　　这类证据主要包括商标知名度、使用情况等。

　　关于知名度的事实

　　笔者将其分为两大类，一类是“硬通货”、一类是“软实力”，前者比方说有被认定为驰名商标、著名商标的纪录，获得过行业的权威奖项，被相关判决认定等，包括商标、商品及企业知名度互相辐射的情形；后者形式相对丰富多样，一般包括巨大的广告宣传投入、“行业分析报告”（比如第三方公众号这种形式，这类报告分析往往由非官方等权威部门形成出具，有时会被质疑系权利方的公关软文）、公众口碑（现在很多平台都有消费者评论、留言功能）等。

　　知名度事实至少具有以下法律评价意义：

　　在相对简单的商标侵权案件中，权利人商标的知名度和法律责任承担中认定损害赔偿的多少相关，可作为一个酌定因素，或者是在作为销售商援引合法来源抗辩时判定其是否应知明知的考量，亦或是在认定市场管理方等主体是否应知明知侵权事实进而构成帮助侵权的一项判断。

　　在较为复杂疑难的商标侵权案件中，商标的知名度及显著性，会直接影响到标识近似性比对、侵权人主观恶意判断、在先使用认定、非善意取得商标权后对正当使用行为提起诉讼构成权利滥用等重大法律问题的认定。

　　关于使用情况的事实

　　主要包括有无使用和怎样使用两方面：

　　有无使用，通常商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标的使用，不仅包括商标权人自用，也包括许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用。需要重点关注的是，所谓的“象征性”使用，即没有实际使用，仅有转让、许可行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等，一般而言,这种情况不构成商标的实际使用。

　　怎样使用，一种是实际使用时的“自觉限缩”，比如无指定颜色的商标，实际使用时采取了固定配色方式；一种是“变化调整”，包括排列顺序、大小比例、位置关系、变形使用等；还有一种是“自我扩展”，就是可能跨越了核定使用类别，比如注册在30类蛋糕等商品与实际使用在蛋糕店店招上，这会涉及到是属于30类商品上的规范使用，还是可能涉嫌跨类至43类餐饮服务类别？

　　使用情况事实至少具有以下法律评价意义：

　　一是尽管商标侵权案件中侵权比对的对象是注册商标和被控侵权标识，而不是注册商标实际使用情况和被控侵权标识，但商标权利人实际使用方式在侵权判定包括混淆可能性、侵权人主观恶意、侵权情节等方面具有评判价值。

　　二是一旦商标侵权构成，因商标权利人无实际使用，没有遭受实际损害，可能主张损害赔偿的诉请得不到支持。

　　三是实际使用状况还可能作为对商标权利人涉嫌恶意抢注、非真实使用意图囤积商标，进而判定其构成滥用诉权的判断因素。

　　主体适格性问题

　　一般争议不大，但需注意以下几个方面：

　　一是共有商标的，需审查共有人之间的约定。

　　对于共有商标权，共有人通过授权明确一方可以以自己的名义独立起诉的，需要关注共有主体对于损害赔偿金的分配是否另有约定，涉及到损害赔偿金的判归方式。

　　二是不同类别的商标被许可人享有诉权的实体权利基础不同，相应的判决主文表述亦不同。

　　司法实践中，以注册商标的被许可人作为原告提起诉讼非常常见，比如法定代表人注册、授权公司使用；集团公司内不同公司的分工；注册人授权其他主体。这个本身没有问题，但很多原告对其享有诉权的权利基础并不明晰。实际上，独占或排他的被许可人、普通被许可人还是有差异的。

　　注册商标的独占或排他被许可人享有诉权的实体权利基础是被许可人享有的许可使用权，即独占或排他许可使用权。故在此类案件中，如果判决被告停止侵权的，判决主文应当表述为“停止侵犯被许可人对注册商标享有的许可使用权”。

　　注册商标的普通被许可人通过商标许可使用合同获得的权利是在一定时间、地域内使用注册商标的权利，并不享有禁止他人在相同时间、地域内使用注册商标的权利。因此，对侵害注册商标的行为，普通被许可人通常没有诉权，但如果注册商标专用权人不起诉，且明确授权普通被许可人以自己的名义起诉的，则普通被许可人可以提起商标侵权诉讼，此时提起诉讼的请求权基础是商标权人的注册商标专用权。如果判决被告停止侵权的，判决主文应当表述为“停止侵犯注册商标专用权”。

　　三是在商标专用权人和独占许可使用权人共同提起侵权诉讼的情况下，如果被控侵权方应当承担损害赔偿责任的，损害赔偿金的判归方式。

　　无论是注册商标专用权人、注册商标的独占许可使用权人一方单独提起侵权诉讼，还是双方共同提起侵权诉讼，如果认定被告应当承担侵权损害赔偿责任的，且侵权行为发生的时间、地域未超过独占许可的时间和地域的，应当将侵权损害赔偿金全部判归独占许可使用权人，注册商标专用权人至多可以获得为维权而支出的合理费用的赔偿。因为，独占许可使用权人在许可使用的时间、地域范围内是唯一有权使用被许可使用的注册商标的权利主体，此时，商标侵权行为损害的是独占许可使用权人的市场份额和市场销售利润，注册商标专用权人由于自身也无权使用该注册商标提供相应商品与服务，因此，注册商标专用权人没有因商标侵权行为而遭受损失，故在此情况下，侵权损害赔偿金应当全部判归独占许可使用权人。

　　二

　　侵权判定

　　——何主体为、为何行为、是否构成侵权

　　此刻，案件的审理往往进入到诉辩双方“攻防”最激烈、最集中的阶段，一来涉及当事人对事实的组合、裁剪策略，维权及抗辩路径的选择，二来这些组合、裁剪、选择将直接关乎法律评判。

　　一般来说，审理逻辑为：

　　确定被告行为，即何主体为何行为

　　很多时候，商标权利人在表述诉请主张的时候，对不同主体、侵权表现形式、具体载体等不加区分，仅进行笼统陈述。从法官的角度来说，在诉请及主要事实理由固定阶段就需要引导权利人进行梳理归纳。

　　侵权主体方面

　　比如生产商，一般在商品上有制作者信息，如吊牌信息，也可以通过商品上的条形码、网站信息披露、公司经营范围等进行辅证，大家可能感觉，生产商的界定除非受证据所限，一般是不会出现生产商还是销售商的判断错误的，但有时候这个也不一定简单，比如卖茶叶的，一般就是在茶城里，将散装茶叶根据顾客要求，秤斤按量卖，然后可能就顺手贴了个假冒的牌子或装在附着有侵权标识的包装盒里，这个时候，看似只是个茶叶销售商，但法律意义上，他实施的可能是商标侵权中的“使用”行为了，而不仅仅是销售。

　　又如销售商，实践中，除了我们一般意义上认知的销售商，至少还会涉及进口商、批发商、发票收据或POS机显示收款单位等，为什么要审那么细？举个例子，POS机收款单位有很大概率不是实际销售方，如作为多被告之一，要认定其构成侵权需要权利人强势举证；发票上的落款单位，从外观主义来看，一般可推定为销售商，但也有可能存在借用、挂靠、大卖场经营等情况，实际经营者与发票落款单位并不一致；批发商较之零售商而言可能侵权规模更大；进口商其地位可能与“生产商”紧密联系，可能无法援引合法来源抗辩。

　　再如涉嫌利用网络平台销假的，需关注网站的ICP备案主体、网站标识的经营主体、交易收款主体等。如果有的网站采取的是会员制、实名制，则可对网站披露的注册规则、指示实名会员的标志等予以审查。

　　又如特许经营人和被特许经营人均涉嫌侵犯商标权的，一种可能是许可资源本身就涉嫌侵权，在采统一经营模式、装潢和宣传的情形下，特许经营人和所有的被特许经营人的行为具同一性，也有一种可能是被特许人在自主经营时涉嫌侵权，行为具有独立性。如是第一种情况，需一并审查许可资源授权使用的协议约定、履约情况，包括其他被特许经营人的使用情况等。

　　此外还应注意区分直接侵权主体和间接侵权主体，例如市场管理方、网络平台方等。

　　侵权表现形式方面

　　我国现行商标法第五十七条列明了商标侵权行为的七种情形，即落入商标专用权控制范围的侵权行为。简言之，在诉请中商标权利人如只是简单指向“停止侵害商标专用权的行为”，需引导其进行细化和明确。

　　比如构成两同还是近似+类似+混淆可能性？又如使用、销售或是为侵权行为提供帮助？再如使用的具体方式，是一般标识使用，还是将相同或近似字号突出使用、将商标作为域名使用，或者在竞价排名中将商标设置成关键词使用等。

　　具体载体方面

　　这个其实是侵权表现方式的另一面，包括是否在实物上贴附标识，还是在店招使用，或者是在网销平台上附图销售，又或者是在宣传资料、交易文书上使用。

　　上述事实，法官在诉请固定阶段一般就应当让商标权利人予以明确。有效地厘清区分，有助于法官高效固定无争议事实、梳理归纳争议焦点，引导权利人进行分组举证、重点举证。

　　判断是否构成商标侵权

　　司法实践中，商标侵权情形多样、内容繁杂，不侵权抗辩的“主干”上“分枝”很多，选择路径很多，笔者先举一个案例，其典型性体现为集聚了商标侵权案件中若干重要的“功防”点。